O registro de marca para novos serviços deve ser analisado sempre que uma empresa amplia suas atividades. Afinal, a proteção obtida no INPI não acompanha automaticamente todas as mudanças do negócio.
Uma empresa pode começar prestando consultoria e, depois, lançar cursos, aplicativos, plataformas ou produtos físicos. Embora a marca permaneça igual, a nova atividade pode ficar fora do registro original.
Por isso, o crescimento exige uma revisão. A empresa precisa comparar o que consta no processo com aquilo que passou a oferecer ao mercado.
O REGISTRO DA MARCA NÃO PROTEGE TODA ATIVIDADE DA EMPRESA
O registro protege a marca em relação aos produtos ou serviços indicados no pedido.
Portanto, ele não concede exclusividade sobre qualquer atividade que a empresa possa desenvolver no futuro.
Imagine uma empresa que registrou sua marca apenas para consultoria empresarial. Alguns anos depois, ela cria uma plataforma de gestão vendida por assinatura.
Nesse caso, o nome continua igual. Porém, a atividade digital pode não estar incluída na proteção original.
Além disso, o registro não protege automaticamente tudo o que aparece no contrato social ou no CNPJ. O INPI considera a classe e a especificação apresentada no pedido.
Assim, a análise deve começar pelo certificado e pelos dados do processo.
O QUE É A ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS?
A especificação é a lista que informa o que a marca pretende identificar.
Ela pode incluir, por exemplo, consultoria empresarial, treinamento, desenvolvimento de software ou venda de determinados produtos.
Essa descrição é importante porque ajuda a delimitar o alcance do registro.
Segundo o Manual de Marcas do INPI, os produtos ou serviços devem estar enquadrados na classe correspondente e relacionados à atividade exercida pelo requerente.
Além disso, a especificação apresentada no depósito não pode ser ampliada depois. Em regra, o titular pode apenas restringir o conteúdo por meio da petição adequada.
Portanto, se uma atividade nova não estiver prevista, não basta pedir que o INPI a acrescente ao registro já existente.
ESTAR NA MESMA CLASSE SIGNIFICA QUE O NOVO SERVIÇO ESTÁ PROTEGIDO?
Não necessariamente.
Esse é um dos principais pontos de confusão. Muitas pessoas acreditam que o registro protege qualquer item incluído na mesma classe.
Porém, a classe funciona como uma categoria de organização. Ela pode reunir várias atividades diferentes.
Por exemplo, dois serviços podem estar na mesma classe e ainda assim ter finalidades, públicos e características distintas.
Além disso, o INPI analisa a especificação apresentada no processo. Portanto, não basta verificar apenas o número da classe.
A empresa deve conferir:
- a classe do registro;
- a descrição dos produtos ou serviços;
- a atividade nova;
- a relação entre a atividade antiga e a nova;
- a forma como a marca é usada no mercado.
Assim, um registro em determinada classe não funciona como uma reserva de toda a categoria.
E SE O NOVO SERVIÇO ESTIVER NA MESMA CLASSE?
Mesmo nesse caso, pode ser necessário apresentar outro pedido.
Imagine que uma empresa tenha registrado a marca para consultoria em gestão de negócios. Depois, ela começa a prestar serviços de publicidade.
As duas atividades podem aparecer dentro de uma mesma classe. Contudo, isso não significa que o registro de consultoria inclua automaticamente os serviços publicitários.
Se a especificação original não abrange a atividade nova, ela não poderá ser ampliada depois do depósito.
Portanto, a empresa poderá precisar de um novo pedido na mesma classe, mas com uma especificação diferente ou complementar.
Por outro lado, nem toda mudança exige outro processo. Caso a nova forma de atuação continue dentro do serviço já descrito, o registro poderá ser suficiente.
A resposta depende da redação usada no pedido e da atividade efetivamente oferecida.
MUDAR A FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EXIGE NOVO REGISTRO?
Nem sempre.
Uma empresa pode prestar o mesmo serviço de forma presencial e, depois, começar a atender pela internet. Essa mudança de canal não cria necessariamente uma atividade diferente.
Por exemplo, uma consultoria empresarial que passa a realizar reuniões por videoconferência continua oferecendo consultoria empresarial.
Nesse caso, a prestação online pode não exigir um novo pedido, desde que a natureza do serviço continue a mesma e esteja coberta pela especificação.
Entretanto, a situação muda quando a empresa deixa de apenas prestar o serviço e cria um produto digital próprio.
Por exemplo, disponibilizar reuniões online é diferente de oferecer uma plataforma automatizada por assinatura.
Da mesma forma, entregar uma orientação individual é diferente de vender um curso gravado para acesso independente.
Portanto, a empresa deve analisar a natureza da nova oferta, e não apenas o meio usado para entregá-la.
CONSULTORIA, CURSO E PLATAFORMA SÃO A MESMA ATIVIDADE?
Não. Embora possam fazer parte do mesmo negócio, essas atividades possuem características diferentes.
Uma consultoria envolve análise e orientação especializada. Já um curso tem finalidade educacional. Por outro lado, uma plataforma pode representar software, tecnologia ou um serviço fornecido por meio de sistema digital.
Assim, uma empresa pode precisar de proteções complementares.
Por exemplo, uma consultoria pode expandir para:
- cursos presenciais;
- treinamentos online;
- mentorias coletivas;
- aplicativo para celular;
- software baixável;
- plataforma por assinatura;
- livros e materiais impressos;
- certificação de profissionais;
- produtos físicos com a marca.
Cada expansão deve ser analisada separadamente.
Além disso, um software baixável e uma plataforma disponibilizada como serviço podem receber enquadramentos diferentes. O artigo sobre registro de marca para aplicativos e SaaS explica essa diferença com mais detalhes.
A EMPRESA PODE ADICIONAR UMA NOVA CLASSE AO REGISTRO?
Em regra, não é possível inserir uma nova classe dentro do processo já depositado.
Atualmente, cada pedido nacional apresentado pelo sistema brasileiro contém produtos ou serviços de uma única classe. Portanto, a proteção em outra classe exige outro processo.
Assim, uma empresa registrada para serviços de consultoria não acrescenta uma classe de produtos ao certificado original.
Ela apresenta um novo pedido para ampliar a proteção da marca.
Esse novo processo terá análise própria. Além disso, o INPI poderá localizar marcas anteriores que não eram relevantes para o primeiro pedido.
Por isso, a aprovação da marca em uma classe não garante sua aprovação em outra.
É NECESSÁRIO FAZER OUTRA BUSCA ANTES DO NOVO PEDIDO?
Sim. A busca deve ser refeita conforme a nova atividade.
Uma marca pode estar disponível para consultoria, mas encontrar obstáculos no setor de tecnologia, educação ou produtos físicos.
Por exemplo, uma empresa pode possuir um registro válido para serviços empresariais. Porém, outra pessoa pode ter uma marca semelhante registrada para software.
Quando a primeira empresa decide lançar um aplicativo, o conflito passa a ser relevante.
Além disso, a pesquisa não deve procurar apenas marcas idênticas. Ela deve considerar sinais parecidos na escrita, no som e na ideia.
Também é necessário analisar a relação entre os produtos e serviços.
Portanto, o novo pedido não deve ser protocolado apenas porque a marca já foi aceita antes.
PRODUTOS E SERVIÇOS DE CLASSES DIFERENTES PODEM ENTRAR EM CONFLITO?
Sim.
A classificação ajuda a organizar os pedidos, mas não resolve sozinha a análise de conflito.
Duas marcas podem estar em classes diferentes e, mesmo assim, atuar em mercados relacionados. Nesse caso, pode existir risco de confusão ou associação.
Por exemplo, software, consultoria tecnológica e serviços de plataforma podem aparecer em classes distintas. Porém, o consumidor pode entender que todas as atividades vêm da mesma empresa.
Por outro lado, marcas iguais podem coexistir quando identificam atividades distantes e não geram confusão.
Assim, a análise deve considerar a afinidade entre os mercados.
O conteúdo sobre a Classificação de Nice ajuda a compreender a função das classes.
Entretanto, registrar a marca em todas as classes não costuma ser necessário. A estratégia deve acompanhar as atividades reais e os planos concretos de expansão.
O REGISTRO ANTIGO PERDE A VALIDADE QUANDO A EMPRESA CRESCE?
Não. O início de novas atividades não cancela automaticamente o registro anterior.
A proteção continua válida para os produtos ou serviços cobertos pelo processo, desde que o registro seja mantido e utilizado de acordo com as regras aplicáveis.
Porém, a nova área pode ficar exposta.
Assim, a empresa pode ter uma marca protegida para consultoria e, ao mesmo tempo, desprotegida para um curso ou produto recém-lançado.
Além disso, outro titular pode pedir uma marca igual ou semelhante no novo setor. Se isso ocorrer antes da ampliação da proteção, a empresa poderá enfrentar oposição, indeferimento ou disputa.
Portanto, o problema não está na perda automática do registro antigo. O risco está na parte nova do negócio que ainda não foi coberta.
É PRECISO FAZER UM NOVO PEDIDO ANTES DE LANÇAR O SERVIÇO?
Essa costuma ser a medida mais prudente.
Primeiro, a empresa deve definir como o novo serviço será apresentado. Depois, deve realizar a busca e analisar a classe e a especificação.
Em seguida, poderá apresentar o pedido adequado antes de ampliar o investimento em divulgação.
Ainda assim, protocolar o pedido não garante que o registro será concedido. O INPI fará o exame e terceiros poderão apresentar oposição.
Porém, deixar a análise para depois do lançamento aumenta o risco. Nesse momento, a empresa talvez já tenha investido em anúncios, sistemas, contratos e materiais.
Assim, a revisão deve fazer parte do planejamento da expansão.
O NOME E O LOGOTIPO CONTINUAM OS MESMOS?
Esse ponto também precisa ser conferido.
Se a empresa mantém exatamente a mesma marca, a estratégia pode exigir apenas pedidos complementares para novos produtos ou serviços.
Por outro lado, se o crescimento trouxe mudanças relevantes no nome ou no logotipo, pode ser necessário avaliar outra proteção.
O INPI não permite alterar livremente a marca depois do depósito. Portanto, uma identidade visual muito diferente pode não estar representada pelo registro antigo.
Além disso, a empresa pode criar uma submarca para a nova atividade.
Por exemplo, uma consultoria chamada “Norte Gestão” pode lançar a plataforma “Norte Flow”. Nesse caso, não basta analisar apenas a marca principal.
“Norte Flow” também deve passar por busca e avaliação própria.
A SUBMARCA PRECISA DE UM REGISTRO SEPARADO?
Pode precisar.
Uma submarca possui nome ou identidade própria, embora mantenha ligação com a marca principal.
Imagine uma empresa chamada “Base Consultoria”. Ela lança um treinamento chamado “Base Líder” e um aplicativo chamado “Base Control”.
O registro de “Base Consultoria” não protege automaticamente todas as combinações criadas depois.
Além disso, elementos como “Líder” e “Control” podem aproximar as novas marcas de sinais pertencentes a terceiros.
Portanto, a empresa deve analisar como o público identifica cada oferta.
Se a submarca aparece em contratos, anúncios e páginas próprias, ela pode ter valor independente. Nesse caso, um pedido separado pode ser importante.
QUEM DEVE SER O TITULAR DOS NOVOS PEDIDOS?
Em geral, a titularidade deve seguir a estrutura jurídica e comercial do negócio.
Porém, mudanças internas podem complicar essa decisão.
Por exemplo, o primeiro registro pode estar no CPF do fundador. Depois, a empresa cresce, recebe sócios e passa a operar por uma pessoa jurídica.
Nesse cenário, é importante avaliar se o registro antigo será transferido ou licenciado. Além disso, os novos pedidos devem seguir uma estratégia coerente.
Ter marcas relacionadas em nomes diferentes pode dificultar contratos, investimentos e negociações futuras.
Por isso, o crescimento da empresa também deve provocar uma revisão da titularidade.
Ainda assim, qualquer transferência ou licença precisa respeitar os requisitos legais aplicáveis.
COMO A EXPANSÃO DIGITAL MUDA A PROTEÇÃO DA MARCA?
Muitas empresas começam prestando serviços manuais. Depois, transformam parte da operação em tecnologia.
Por exemplo, uma consultoria pode desenvolver um sistema que automatiza relatórios. Também pode criar uma área do cliente, uma plataforma de gestão ou um aplicativo.
Nesse caso, a ferramenta pode deixar de ser apenas um apoio interno. Ela passa a ser uma oferta apresentada ao mercado.
Assim, a empresa precisa analisar se o registro original cobre essa nova atividade.
Além disso, uma operação com automações e sistemas para empresas em crescimento pode criar novos nomes, produtos digitais e canais de atendimento.
Portanto, o planejamento da tecnologia deve conversar com a estratégia de marca.
EXEMPLOS PRÁTICOS DE EXPANSÃO
CONSULTORIA QUE PASSOU A VENDER CURSOS
A empresa “Prisma Gestão” possui registro para consultoria empresarial.
Depois, ela cria cursos online e treinamentos para equipes. Embora os temas sejam relacionados, a finalidade educacional pode exigir proteção complementar.
Além disso, se o curso tiver um nome próprio, esse sinal também merece análise.
EMPRESA QUE LANÇOU UMA PLATAFORMA
A marca “Organiza Pro” começou oferecendo serviços administrativos.
Com o crescimento, a empresa desenvolveu uma plataforma por assinatura. O cliente passou a contratar o sistema, sem receber consultoria individual.
Nesse caso, a atividade mudou. Portanto, o registro original pode não abranger a nova oferta.
MARCA DE ROUPAS QUE CRIOU UM MARKETPLACE
Uma empresa possui registro para roupas.
Depois, ela cria um marketplace no qual outras marcas vendem seus produtos. Nesse cenário, a empresa não atua apenas com peças próprias. Ela também presta um serviço comercial para terceiros.
Assim, a nova atividade precisa ser analisada separadamente.
CLÍNICA QUE LANÇOU UMA LINHA DE PRODUTOS
Uma clínica usa sua marca para prestar serviços de saúde ou estética.
Depois, passa a vender cosméticos com o mesmo nome. O registro do serviço não protege automaticamente os produtos.
Portanto, a linha de cosméticos pode exigir outro pedido e uma nova busca.
CHECKLIST PARA REVISAR O REGISTRO APÓS O CRESCIMENTO
Quando a empresa começar a oferecer novas atividades, verifique:
- quais produtos ou serviços constam no registro atual;
- qual é a especificação de cada processo;
- quais classes já estão protegidas;
- quais atividades foram adicionadas;
- se houve apenas mudança de canal ou uma nova oferta;
- se a atividade nova está realmente prevista;
- se será necessário outro pedido na mesma classe;
- se a expansão envolve uma classe diferente;
- se existem marcas anteriores no novo setor;
- se surgiu uma submarca;
- se o logotipo ou o nome foram alterados;
- se o titular continua adequado;
- se cursos, aplicativos ou produtos possuem nomes próprios;
- se a estratégia acompanha os próximos passos do negócio.
Além disso, a revisão não deve ocorrer somente quando o problema aparece. Ela pode ser incluída no planejamento anual da empresa.
CONCLUSÃO
O registro da marca não acompanha automaticamente todas as mudanças do negócio.
A empresa pode manter uma proteção válida para sua atividade original. Porém, cursos, plataformas, aplicativos, produtos ou serviços novos podem ficar fora do alcance do processo existente.
Além disso, estar na mesma classe não garante cobertura. A especificação apresentada no depósito é decisiva e não pode ser ampliada livremente depois.
Portanto, o registro de marca para novos serviços deve começar com uma revisão do portfólio, dos processos atuais e dos planos de crescimento.
Essa análise permite identificar quando o registro existente é suficiente, quando outro pedido na mesma classe é necessário e quando a empresa deve buscar proteção em uma classe diferente.
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